REGISTRAZIONE DEL MARCHIO, LA RICERCA DI ANTERIORITÀ

Uno dei requisiti di validità del marchio è la “novità”.

Ciò vuol dire che un marchio, per essere validamente registrato, non deve essere simile o identico ad un marchio già depositato o registrato per contraddistinguere la stessa tipologia di prodotti o servizi, o per prodotti o servizi affini.

Pertanto, la prima verifica da effettuare, quando si ha intenzione di registrare un marchio, è quella di accertarsi che il marchio possa essere validamente registrato e che risponda al requisito della “novità”.

Per accertarsi della disponibilità del marchio e, quindi, della “novità” dello stesso in relazione ai marchi anteriori, dev’essere condotto un esame approfondito prendendo in considerazione tutti i marchi già depositati o registrati per contraddistinguere determinati prodotti e/o servizi, che siano validi nel territorio di interesse.

A tal proposito, va precisato che nel caso in cui il richiedente volesse registrare un marchio italiano, i marchi anteriori da prendere in considerazione nella ricerca di anteriorità sarebbero solo i marchi validi nel territorio nazionale.

Attenzione, però! I marchi validi in Italia non sono soltanto i marchi italiani, ovvero quelli registrati dall’UIBM, ma anche i marchi dell’Unione europea, e quei marchi internazionali in cui sia stata indicata l’Italia tra i Paesi designati.

Allo stesso modo, chi intende registrare un marchio dell’Unione europea, dovrà accertarsi che non esistano marchi anteriori simili non solo tra i marchi dell’Unione europea (depositati presso l’Ufficio dell’U.e. – l’EUIPO), ma nemmeno tra i marchi nazionali depositati o registrati presso uno degli Uffici comunitari, né tra i marchi internazionali in cui siano stati designati uno o più Paesi comunitari o l’Ufficio dell’U.e..

La ricerca di anteriorità, dunque, per essere attendibile, dovrà essere eseguita da un Professionista esperto, in quanto vi sono molti aspetti da prendere in considerazione, che potrebbero sfuggire – compromettendo l’esito della ricerca di anteriorità, e, soprattutto, del processo di registrazione – ad un occhio di un utente non esperto, anche nel caso in cui questi si avvalesse di software o motori di ricerca che, comunque, necessitano di un’interpretazione e di un’applicazione di criteri specifici in base al caso esaminato.

Per fare un esempio, ma se ne potrebbero fare tanti altri, se si effettua la ricerca di anteriorità per accertarsi della novità di un marchio italiano, si potrebbe commettere l’errore di non prendere in considerazione i marchi nazionali depositati all’estero negli ultimi 6 mesi.

Tali marchi “esteri”, e quindi non validi in Italia, se depositati negli ultimi 6 mesi, potrebbero essere potenzialmente d’ostacolo alla registrazione del marchio italiano, qualora il richiedente del marchio estero depositasse una domanda di registrazione del marchio in Italia, per l’Unione europea, o internazionale (con designazione dell’Italia o dell’U.e.) rivendicando la priorità del marchio precedentemente depositato nel Paese estero, entro i mesi dal primo deposito, in virtù della Convenzione di Parigi.

La ricerca di anteriorità, dunque, se ben condotta, costituisce una garanzia sul buon esito del procedimento di registrazione del marchio, nonché sull’efficacia e sulla validità del marchio registrato.