Marchio e diritto d’autore

È possibile per un terzo registrare, come marchio d’impresa, titoli di opere dell’ingegno altrui (es. L’amica geniale), titoli di giornale (es. La Gazzetta dello Sport), di riviste (es. Vanity Fair) e di altre pubblicazioni periodiche?

In generale la risposta dovrebbe essere negativa, in quanto non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore, ai sensi degli artt.14 lett. c, c.p.i., e dell’art. 8 c.4 lett. b, del Reg. dei Marchi dell’U.e..

In tali casi il titolare del diritto d’autore leso potrebbe proporre opposizione alla registrazione del marchio altrui, oppure, nel caso in cui questo venisse registrato – in mancanza di opposizione – potrebbe richiedere l’annullamento del marchio, entro il limite di 5 anni dalla registrazione.

Ci sono, però, almeno due eccezioni da tener presente, in cui la legge consente e non scongiura la registrazione di un titolo di un giornale o di altre pubblicazioni periodiche come marchio d’impresa ad opera di un terzo.

Nello specifico, ai sensi del comma 4 dell’art. 100 L. 633/1941, deve ritenersi consentita la registrazione come marchio d’impresa del titolo di un giornale, di una rivista o di altre pubblicazioni periodiche, qualora fossero decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

Per quanto riguarda, invece, il titolo di un libro, il divieto per il terzo di registrare un marchio d’impresa simile o identico, sussiste in tutti quei casi in cui il titolo del libro abbia acquisito una notorietà non soltanto locale, mentre negli altri casi in cui il libro abbia avuto una diffusione meramente locale riteniamo che il diritto d’autore altrui possa consentire al titolare dello stesso di rivendicarne il pre-uso, ai sensi degli artt, 2571 c.c. e 12 c.p.i., ma non gli consenta di invalidare il marchio registrato dal terzo.

Pertanto, per ogni autore o editore, a seconda dei casi, costituisce una buona prassi quella di registrare come marchio d’impresa il titolo dell’opera, che sia un libro, un giornale, una rivista o altro, così da completare la protezione del rispettivo segno distintivo, ed integrare i relativi diritti di uso esclusivo parzialmente offerti dalla Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941).